Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Merek pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara:
DC COMICS, suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor pusat di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, U.S.A., diwakili oleh Prudence Jahja, SH., LL.M. dkk Advokat pada Kantor Hukum JANUAR JAHJA AND PARTNERS, selanjutnya disebut Penggugat;
Lawan:
PT. MARXING FAM MAKMUR, Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;
Dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, selanjutnya disebut Turut Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2020, di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada pokoknya, sebagai berikut:
Bahwa, karena salah satu pihak, yaitu Penggugat dalam Gugatan a quo berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan hukum Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “UU Merek dan Indikasi Geografis”), yang menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.”
Bahwa dasar-dasar gugatan pembatalan ini, sebagai berikut:
Tentang Dasar Hukum Gugatan
1. Bahwa Gugatan a quo diajukan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) UU Merek dan Indikasi Geografis:
Pasal 76 ayat (1)
“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”
Pasal 76 ayat (3)
“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”
2. Bahwa terkait dengan batas waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengatur sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”
Tentang Penggugat (DC COMICS), Tokoh “SUPERMAN” dan Merek “SUPERMAN” yang merupakan Merek Terkenal
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:
DALAM KONVENSI :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dasar pokok gugatan Penggugat a quo adalah gugatan pembatalan merek terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat, yaitu merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) yang telah didaftarkan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, serta merek “SUPERMAN” adalah merek terkenal (well-known mark) dan sebagai merek terdaftar milik Penggugat berdasarkan alasan hukum Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa tokoh “SUPERMAN” dan merek “SUPERMAN” merupakan merek terkenal dan Penggugat adalah penerbit komik dan pemilik karakter fiksi bergenre tokoh superhero SUPERMAN yang diciptakan Jerry Spiegel dan Joe Shuster yang diterbitkan pertama kali oleh Penggugat pada bulan April 1938 yang memiliki tingkat penjualan 600 juta kopi di seluruh dunia serta telah diadaptasi ke dalam film SUPERMAN maupun poster film yang kemudian berkembang menjadi bisnis di bidang produk pakaian, tas, alat tulis, pembukaan gerai dengan nama DC SUPER HEROES yang tersebar di pusat perbelanjaan di Indonesia;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek “SUPERMAN”, Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh “SUPERMAN” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk barang dan jasa;
3. Bahwa merek “SUPERMAN” milik Penggugat yang terdaftar di Indonesia, juga terdaftar sebagai merek-merek SUPERMAN sejak tahun 1939 di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat maupun menembus batas nasional dan bersifat global di negara-negara lainnya, yaitu Afrika Selatan, Argentina, Australia, Brazil, Inggris, Kanada, Mauritius, Mexico, Rusia, Uni Arab Emirat (UAE), dan Yaman;
4. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar dalam rangka mengembangkan dan memublikasikan merek SUPERMAN miliknya secara internasional - termasuk Indonesia - secara terus menerus melalui investasi, produksi, pemasaran/promosi, pendaftaran merek demi memperkenalkan tokok SUPERMAN dan merek SUPERMAN;
5. Bahwa pendaftaran merek SUPERMAN milik Tergugat a quo mengandung unsur itikad tidak baik;
6. Bahwa merek SUPERMAN milik Tergugat a quo telah meniru, menjiplak atau mengikuti merek SUPERMAN milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, karena merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek terdaftar SUPERMAN, Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh SUPERMAN milik Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi dan memberikan Jawaban pertama (veweer) baik dalam bagian Eksepsi maupun dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menimbang dan menilai sebagaimana pertimbangan di bawah ini;
Dalam Eksepsi:
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan empat hal eksepsi, sebagai berikut:
1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan telah diputus (similia similibus);
2. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Eksepsi tentang gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
4. Eksepsi tentang error in persona dalam bentuk kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);
Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan dual hal eksepsi, sebagai berikut:
1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat yang telah lewat waktu (kadaluarsa);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat butir angka 1 sampai dengan butir angka 3 dan eksepsi Turut Tergugat butir angka 1 a quo dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkaranya dan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, maka eksepsi yang sedemikian rupa tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama pada bagian Pokok Perkara;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat butir angka 4 dalam hal eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) berdasarkan argumentasi hukum Tergugat, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar ditujukan kepada Tergugat, karena Tergugat bukanlah pertama pemilik merek terdaftar SUPERMAN, melainkan pendaftar merek SUPERMAN pada tanggal 7 Maret 1993 (filing date) adalah SUTIEN SUSILAWATI yang disebutkan dalam sertifikat pendaftaran merek SUPERMAN, yang diperpanjang pendaftarannya pada tahun 2003 dan 2013, kemudian pada tahun 2013 telah dialihkan Sutien Susilawati kepada Tergugat melalui jual beli sebagaimana Perjanjian Jual Beli Merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013 (vide Bukti Tergugat, T-2 dan T-3; Bukti Turut Tergugat TT-01 sampai dengan TT-04);
Menimbang, bahwa tidak digugatnya Sutien Susilawati sebagai pendaftar pertama (first to file) merek SUPERMAN (vide Bukti T-2a, T-2b, T-3a, T-3b, T-3c, dan T-3d; Bukti Turut Tergugat TT-01 sampai dengan TT-04) dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat error in persona dan/atau gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena siapa saja pihak yang akan digugat adalah merupakan hak pilihan Penggugat, dan gugatan diajukan terhadap pihak yang berkepentingan dan secara nyata (feiteljke) menguasai fisik benda atau barang objek yang disengketakan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka dalam gugatan Penggugat tidak terjadi error in persona dan tidak kurang pihak (plurium litis consortium);
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat butir angka 2 dalam hal eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) harus ditolak berdasarkan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat a quo tidak mencampuradukkan antara “itikad baik” dengan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dalam hal merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat dengan merek SUPERMAN milik Penggugat; Demikian pula ratio legis pengaturan dan perumusan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis in casu Pasal 21 tentang “itikad baik” sebagai asas hukum permohonan pendaftaran merek dan tentang alasan hukum penolakan permohonan pendaftaran merek karena “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” - ayat (1) atau karena “diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” - ayat (3) adalah merupakan ketentuan prosedural tentang Pendaftaran Merek yang dapat ditolak dan diatur dalam satu kesatuan pasal yang sama menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (voldoende gemotieveerd) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai beban pembuktian di persidangan, Penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya a quo;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-61 sebagaimana lengkapnya tercantum dalam Berita acara Persidangan perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti T-1 sampai dengan T-11; sedangkan Turut Tergugat bertanda bukti TT-01 sampai dengan TT-04 sebagaimana lengkapnya tercantum dalam Berita acara Persidangan perkara ini;
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dan/atau Sumpah, dan Ahli;
Menimbang, bahwa tanggapan masing-masing pihak terhadap alat bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana ternyata dalam Kesimpulan masing-masing tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Jawaban pertama Tergugat, Jawaban pertama Turut Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat, serta penilaian fakta hasil pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengkonstatasi sebagai fakta hukum konkret, sebagai berikut:
- Bahwa sebelum gugatan pembatalan merek terdaftar yang sekarang diajukan Penggugat, telah diajukan gugatan pembatalan merek yang sama, dengan objek dan subjek perkara yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan di tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.sus-HKI/2018, putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga belum diperiksa pokok perkaranya (vide Bukti Tergugat, T-6a dan T-6b);
- Bahwa Surat Kuasa Khusus (Power of Attorney) dalam dua bahasa (Inggris dan bahasa Indonesia) tanggal 12 November 2019 dari Penggugat prinsipal DC Comics ditandatangani oleh Douglas S. Phillips sebagai Senior Vice President DC Comics yang bertindak untuk dan atas nama DC. Comics; Dan, DC Comics adalah persekutuan perdata antara Warner Communications LLC dan EC Publications Inc. yang dibentuk berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat yang diwakili Douglas S. Phillips sebagai Senior Vice President DC Comics dan Pemberi Kuasa (the undersigned) Khusus “Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakilinya pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan gugatan pembatalan merek “SUPERMAN” Nomor Daftar IDM000374438 dan IDM000374439 terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, jika diperlukan” yang telah diverifikasi tanggal 13 Desember 2019 Nomor 634614 oleh pejabat yang berwenang, Milton Adair Tingling, Panitera Distrik New York di Negara Bagian New York di bawah Legalisasi oleh Whitney A. Clark, Deputy Secretary of State for Business and Licensing Services Departemen Negara Bagian New York, serta dihadapan Notaris Publik Negara Bagian New York bernama Nordia Jackson, telah dilegalisasi tanggal 17 Desember 2019 Nomor 025/Leg/XII/2019 oleh pejabat yang berwenang Oki Yanuar, Deputi Sekretaris Negara Bagian untuk Jasa Layanan Usaha dan Perizinan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (vide Bukti Penggugat, P-1 dan P-2a);
- Bahwa menurut dalil bantahan sebagai argumentasi hukum Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian eksepsi, gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
- Bahwa klasifikasi gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan merek terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat in casu merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) yang menurut argumentasi hukum Penggugat, telah didaftarkan Tergugat sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik;
- Bahwa menurut argumentasi hukum Penggugat, merek “SUPERMAN” adalah merek terkenal (well-known mark) dan sebagai merek terdaftar milik Penggugat, dan Penggugat adalah pemilik merek-merek terdaftar “SUPERMAN”, Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh “SUPERMAN” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) untuk barang sejenis dan tidak sejenis di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk barang dan jasa;
Menimbang, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan penggugat a quo adalah berdasarkan alasan hukum Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa meskipun gugatan pembatalan merek yang sekarang di bawah register Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sama dengan objek dan subjek perkara serta telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan di tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-6a dan T-6b a quo dapat disimpulkan bahwa pokok perkaranya belum diputus, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan telah diputus (similia similibus) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak:
Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama terhadap surat kuasa khusus Penggugat yang dibantah Tergugat di dalam argumentasi hukum pada bagian Eksepsi a quo, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus (Power of Attorney) Penggugat yang dibuat dalam dua bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia tanggal 12 November 2019 dari Penggugat prinsipal DC Comics, ditandatangani oleh Douglas S. Phillips sebagai Senior Vice President DC Comics yang bertindak untuk dan atas nama DC. Comics suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, Amerika Serikat kepada Advokat Prudence Jahja, S.H., LL.M dkk untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat a quo telah menyebutkan secara jelas dan khusus atau spesifik serta telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan negeri di Negara Republik Indonesia maupun praktik peradilan perdata di Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai summa summarum bahwa bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil sebagaimana peraturan perundang-undangan a quo adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
Menimbang, bahwa demikian pula apakah gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat a quo telah lewat waktu atau daluarsa?
Menimbang, bahwa karena gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang pada pokoknya pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang dimohonkan pendaftaran sejak tanggal 7 Maret 1993 (filing date) berikut perpanjangannya pada tahun 2003 dan tahun 2013 tersebut yang dimohonkan atas dasar itikad tidak baik, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai summa summarum bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar SUPERMAN IDM000374439 Tanggal Pendaftaran (filing date) 7 November 2012 Kelas 30 untuk Jenis Barang: Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping milik Tergugat PT. Marxing Fam Makmur; dan Merek terdaftar SUPERMAN IDM000374438 Tanggal Daftar (filing date) 7 November 2012 Kelas 34 untuk Jenis Barang: Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih milik Tergugat PT. Marxing Fam Makmur (vide Bukti Penggugat, P-3 dan P-4), yang diajukan Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar SUPERMAN, merek terdaftar Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh SUPERMAN yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) untuk Jenis Barang Sejenis dan Barang Tidak Sejenis di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk jenis barang, yaitu “sejak Tanggal Pendaftaran (filing date) 17 Maret 1980 SUPERMAN IDM000089148 Kelas 9 ... dst.” sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya butir angka 11 pada halaman 6-9 Surat Gugatan Penggugat tersebut adalah dapat diajukan tanpa batas waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
Menimbang, bahwa identifikasi isu hukum berikutnya dalam gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah, sebagai berikut:
1. Apakah Penggugat sebagai pendaftar pertama merek SUPERMAN dan sebagai pemilik merek SUPERMAN?
2. Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat sebagai merek terkenal (well-known mark)?
3. Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat ?
4. Apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek SUPERMAN a quo dilakukan dengan itikad tidak baik?
Tentang Pendaftar Pertama (First to File System):
Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi kategori sebagai “pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan/atau Pasal 21” menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menunjukan alasan yang dapat digunakan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 itu terpenuhi, akan tetapi secara hukum cukup salah satu pilihan sebagai alternatif alasan saja dianggap telah terpenuhi dan selanjutnya dapat dijadikan dasar sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-5 dan P-6 terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pihak pendaftar pertama (first to file system) dengan stelsel konstitutif tentang merek SUPERMAN:
Nomor Daftar 158666 milik Penggugat yang diajukan pertama kali (filing date) pada tanggal 17 Maret 1980 di Indonesia; Kemudian, Pendaftaran Merek SUPERMAN Daftar Nomor 202172 milik Penggugat yang diajukan pertama kali pada (filing date) tanggal 16 Januari 1986 di Indonesia;
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-5 dan P-6 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sejak tanggal 17 Maret 1980 adalah sebagai pendaftar pertama (first to file system) Merek terdaftar SUPERMAN Nomor Daftar 155666 dan Daftar Nomor 202172, serta terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek terdaftar SUPERMAN;
Menimbang, bahwa demikian pula pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN berikut masing-masing perpanjangannya sebagaimana ternyata dalam bukti Penggugat bertanda P-7 sampai dengan P-41A terbukti adalah milik Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka Penggugat dapat dikategorikan sebagai “Pihak yang Berkepentingan” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek-merek terdaftar SUPERMAN, sedangkan bukti Tergugat bertanda T-2 sampai dengan T-3 maupun bukti Turut Tergugat bertanda TT-01 sampai dengan TT-04 tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat a quo;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 3 gugatan Penggugat;
Tentang Merek Terkenal (Well-Known Mark):
Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Merek adalah sebagai “Merek Terkenal (Well-Known Mark), maka yang menjadi dasar pedoman kriteria adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya menentukan kriteria “Merek Terkenal” yaitu dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. Kriteria dimaksud harus mempertimbangkan:
a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
e. Jangka waktu penggunaan Merek;
f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
g. Permohonan atau pendaftaran Merek di Negara lain;
h. Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;
Menimbang, bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan “Merek Terkenal” (Well-Known Mark) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention, 1967) yaitu dalam menentukan suatu merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (first to file system) merek terdaftar SUPERMAN berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods) harus memiliki hak ekslusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan merek SUPERMAN sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-42 berupa print-out surat bersumber dari situs WIPO Global Brand Database di 100 pendaftaran merek-merek SUPERMAN milik Penggugat di di banyak negara, serta dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P-22 sampai dengan Bukti P-42 menurut hukum telah membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki banyak pendaftaran merek SUPERMAN, Logo “S” (SUPERMAN), dan Lukisan tokoh SUPERMAN yang telah terdaftar di berbagai Negara sejak Tahun 1939; Demikian pula, berdasarkan Bukti P-28, P-28A, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-34, P-34A, P-36, P-36A, P-37, P-37A menurut hukum telah terbukti bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek terdaftar SUPERMAN di Kelas 30 dan Kelas 34 sebelum merek terdaftar SUPERMAN berikut perpanjangannya milik dan atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) yang sebelumnya telah dibeli dari Sutein Susilawati;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 2 gugatan Penggugat in casu merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat adalah merek terkenal (well-known mark);
Tentang “Persamaan pada pokoknya atau Keseluruhannya”:
Menimbang, bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo telah terbukti berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng (free ride) atau membuat kabur (dilution) merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat, serta guna melindungi fungsi merek sebagai pembeda dengan pihak lain dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada pengguna merek SUPERMAN dalam 15 varian produk barang, serta guna kepentingan konsumen Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd) untuk menyatakan bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat yang telah dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tanggal pendaftaran (filing date) 17 Maret 1980 dan Penggugat sebagai pendaftar pertama (first to file system) merek terdaftar SUPERMAN Nomor Daftar 155666 dan Daftar Nomor 202172 di kantor Turut Tergugat, serta Penggugat terbukti sebagai pemilik merek-merek terdaftar SUPERMAN berikut perpanjangannya di kantor Turut Tergugat yang terbagi dalam 15 varian produk jenis barang sejenis atau barang tidak sejenis sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang dinyatakan terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat a quo Majelis Hakim perlu mengaitkannya dengan persoalan hukum in casu apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek SUPERMAN a quo dilakukan dengan itikad tidak baik?, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;
Tentang “Itikad Tidak Baik”:
Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan prinsip itikad baik (good faith) yang harus dipenuhi pada waktu permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (absolut grounds) maupun pada waktu sebagai dasar gugatan pembatalan merek berkenaan dengan keabsahan suatu merek terdaftar;
Menimbang, bahwa di lingkup hukum perdata dikenal prinsip atau asas itikad baik (goeder trouw, good faith) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang itikad baik secara objektif yang mengandung makna “dengan jujur” atau “secara jujur” yang apabila diterapkan pada perlindungan hukum merek adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain, serta merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar (vide: Rahmi Janed, 2011, h. 4-5);
Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum pada bagian tentang “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dihubungkan dengan “itikad tidak baik” yang dinyatakan terbukti bahwa pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN milik atau atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dilakukan dengan itikad tidak baik a quo sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka Majelis Hakim summa summarum berpendapat dan menyatakan bahwa Merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 4 dan butir angka 5 gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sehingga baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
Menimbang, bahwa karena gugatan dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang lebih lanjut redaksi amar putusannya adalah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;
DALAM REKONVENSI :
Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
Memerhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (3), Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI :
DALAM KONVENSI:
Dalam eksepsi:
Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek terdaftar “SUPERMAN” milik Penggugat sebagai merek terkenal (well-known mark);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek “SUPERMAN” di Indonesia;
4. Menyatakan Merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan pendaftaran merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
DALAM REKONVENSI :
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh kami Albertus Usada, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Made Sukereni, , S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri Kuasa Turut Tergugat.
LINKS BERITA Terkait
Hukum Online: Akhirnya DC Comics Pemilik Sah Merek Logo SUPERMAN.
Prambors FM: DC Comics Menang Lawan Wafer Superman Setelah Dua Tahun.
Detik News: DC Comics Menang Melawan Superman Versi Indonesia.
Sumber: Merek Superman Kini Berhasil Menjadi Milik DC Comics | KlikLegal
0 comments: